Firma technologiczna z Mazowsza odkryła w marcu 2024 roku, że konkurent od kilku miesięcy używa niemal identycznego logo i nazwy produktu. Towary trafiały do tych samych kanałów dystrybucji. Klienci mylili oba podmioty. Każdy tydzień bezczynności pogłębiał szkodę wizerunkową i finansową.

Naruszenie znaku towarowego w Polsce uprawnia właściciela do kilku równoległych środków prawnych – od zabezpieczenia roszczenia przed sądem, przez żądanie zaniechania naruszenia, aż po odszkodowanie lub wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Podstawą jest ustawa Prawo własności przemysłowej oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd może udzielić zabezpieczenia nawet w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.

Poniżej przedstawiamy cztery etapy sprawy: tło faktyczne, przyjętą strategię, przebieg postępowania i wnioski, które można przenieść na inne sytuacje. Sprawa jest zanonimizowana.

Tło sprawy – jak doszło do naruszenia?

Klient prowadził działalność w sektorze oprogramowania B2B od ponad siedmiu lat. Jego znak towarowy był zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP w klasie 42 (usługi programistyczne) oraz w klasie 35 (marketing i dystrybucja oprogramowania). Ochrona obejmowała terytorium Polski i była ważna do 2030 roku.

Naruszyciel – startup z tej samej branży – zarejestrował domenę internetową zbliżoną fonetycznie do chronionej nazwy. Używał też grafiki niemal identycznej z logo klienta. Działania trwały co najmniej od września 2023 roku. Klient dowiedział się o problemie dopiero wtedy, gdy jeden z jego kontrahentów omyłkowo opłacił fakturę wystawioną przez naruszającego podmiot. Szkoda bezpośrednia przekroczyła 40 000 zł, a straty wizerunkowe były trudne do wyceny.

W praktyce – wiele firm o tym zapomina – monitoring własnych znaków towarowych powinien być procesem ciągłym, a nie reakcją na kryzys. Narzędzia do śledzenia rejestru EUIPO, baz UPRP i internetu są dostępne i niekosztowne. Brak monitoringu przez kilka miesięcy kosztował klienta znacznie więcej niż cały rok ochrony prewencyjnej.

Jaką strategię przyjęto i dlaczego?

Pierwszym krokiem było zabezpieczenie dowodów. Sporządzono protokół notarialny ze stron internetowych naruszyciela, pobrano screenshoty z metadanymi, zebrano faktury i korespondencję od zdezorientowanych klientów. Dowody zabezpieczone przed wszczęciem postępowania mają inną wartość procesową niż te gromadzone w jego trakcie – sąd patrzy na ciągłość łańcucha dowodowego.

Strategię podzielono na dwa tory. Tor pierwszy – pilny – to wniosek o zabezpieczenie roszczenia na podstawie art. 730 k.p.c. Wniosek złożono do Sądu Okręgowego w Warszawie (Wydział ds. własności intelektualnej) w ciągu pięciu dni od identyfikacji naruszenia. Żądano zakazu używania spornego oznaczenia pod rygorem grzywny do 50 000 zł za każde naruszenie zakazu. Tor drugi – merytoryczny – to pozew o zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków oraz odszkodowanie.

Zdecydowano się nie wysyłać uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń. Dlaczego? Wezwanie mogło skłonić naruszyciela do szybkiego usunięcia materiałów z sieci, co utrudniłoby udowodnienie skali działania. Uważamy, że w sprawach, gdzie naruszyciel działa aktywnie i skala szkody rośnie, bezpośrednie postępowanie sądowe jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Sprawa miała też wymiar regulacyjny. Naruszyciel przetwarzał dane klientów klienta – dane, które trafiły do niego wskutek pomyłek kontrahentów. Zgłoszono to do PUODO jako potencjalne naruszenie RODO (Rozporządzenie UE 2016/679). Ochrona danych i ochrona znaku towarowego często się przenikają, szczególnie w sektorze IT. Warto o tym pamiętać przy konstruowaniu strategii.

Jak przebiegło postępowanie i jakie były wyniki?

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku. Postanowienie nakazywało natychmiastowe zaprzestanie używania spornego oznaczenia w domenie, materiałach marketingowych i dokumentach handlowych. Komornik doręczył postanowienie naruszycielowi w ciągu kolejnych trzech dni roboczych.

Naruszyciel złożył zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie po sześciu tygodniach, potwierdzając, że uprawdopodobnienie roszczenia i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia zostały wykazane. Łączny czas od złożenia wniosku do prawomocnego zabezpieczenia wyniósł 52 dni.

W sprawie głównej strony zawarły ugodę po czterech miesiącach od wszczęcia postępowania. Naruszyciel zobowiązał się do: (1) trwałego zaprzestania używania spornego oznaczenia, (2) zmiany nazwy domeny i rebranding w ciągu 60 dni, (3) zapłaty kwoty 75 000 zł tytułem odszkodowania i zwrotu kosztów postępowania. Ugoda zawierała klauzulę kary umownej 200 000 zł za każde przyszłe naruszenie.

Sprawa pokazuje, że właściwe klauzule umowne w kontraktach SaaS mogą ograniczyć ryzyko przyszłych naruszeń – zarówno znaków towarowych, jak i praw autorskich do oprogramowania. Warto budować ochronę wielowarstwowo.

Jakie wnioski można przenieść na inne sprawy?

Cztery lekcje z tej sprawy mają zastosowanie do większości postępowań o naruszenie znaku towarowego w Polsce.

  • Monitoring ciągły: ustaw alerty na nazwę marki w Google, bazie UPRP i EUIPO – koszt wynosi kilkaset złotych rocznie.
  • Dowody przed pozwem: protokół notarialny lub prywatny protokół z oględzin strony internetowej jest trudny do podważenia.
  • Zabezpieczenie przed pozwem: wniosek z art. 730 k.p.c. można złożyć jeszcze przed wniesieniem pozwu – zatrzymuje naruszenie natychmiast.
  • Strategia wezwania: wezwanie przedsądowe nie zawsze jest optymalnym pierwszym krokiem – oceniaj sytuację indywidualnie.
  • Wymiar regulacyjny: sprawdź, czy naruszenie znaku towarowego nie pociąga jednocześnie naruszenia RODO lub innych regulacji sektorowych.

Regulacje cyfrowe coraz częściej nakładają się na prawo własności intelektualnej. AI Act (Rozporządzenie UE 2024/1689) wprowadza obowiązki dla systemów AI wysokiego ryzyka, w tym w obszarze rozpoznawania znaków i treści. Podmioty finansowe objęte DORA (Rozporządzenie UE 2022/2554) muszą z kolei zarządzać ryzykiem ICT, które może obejmować incydenty związane z podszywaniem się pod markę. Prawo IP nie istnieje w próżni.

Firmy działające w sektorze technologicznym powinny też zadbać o wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń. Kanał sygnalistów spełniający wymagania techniczne i prawne może być pierwszą linią wykrywania naruszeń – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Kancelaria IP Warszawa powinna być partnerem w budowaniu tej struktury, nie tylko interwenientem w kryzysie.

Konkretna sytuacja Państwa firmy wymaga indywidualnej oceny. Zwlekanie z działaniem zamyka drogę do skutecznego zabezpieczenia dowodów i może uczynić szkodę nieodwracalną.

Jeśli Państwa spółka stoi wobec naruszenia znaku towarowego lub chce zbudować prewencyjną ochronę marki – przeprowadzimy analizę stanu ochrony, ocenimy zasadność wniosku o zabezpieczenie i zaproponujemy strategię postępowania: info@kordeckipartners.com.

Często zadawane pytania

P: Ile kosztuje postępowanie o naruszenie znaku towarowego w Polsce?

O: Opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Przy roszczeniu 75 000 zł to 3 750 zł wpisu. Do tego dochodzą koszty pełnomocnika i ewentualne koszty opinii biegłego. W przypadku ugody koszty są zwykle niższe niż przy wyroku – strony mogą się nimi podzielić lub obciążyć w całości naruszyciela.

P: Czy można dochodzić ochrony znaku towarowego bez rejestracji w UPRP?

O: Tak, ale jest to znacznie trudniejsze. Niezarejestrowany znak towarowy może korzystać z ochrony na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli uzyskał tzw. wtórną zdolność odróżniającą (renomę). Wymaga to jednak udowodnienia długoletniego używania i rozpoznawalności na rynku. Rejestracja w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO daje ochronę pewną i łatwą do wyegzekwowania – to inwestycja, nie koszt.

P: Czy zgłoszenie do PUODO w sprawie danych klientów pomogło w postępowaniu o znak towarowy?

O: Bezpośrednio – nie. Postępowanie przed PUODO jest odrębne od postępowania cywilnego o naruszenie znaku. Pośrednio jednak zgłoszenie wzmocniło pozycję negocjacyjną klienta. Naruszyciel wiedział, że mierzy się z dwoma postępowaniami jednocześnie. To przyspieszyło zawarcie ugody na korzystnych warunkach. Strategia wielotorowa – cywilna, regulacyjna i ewentualnie karna – jest często skuteczniejsza niż jeden pozew.

KORDECKI & Partners to kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie i Krakowie, doradzająca klientom biznesowym w 30 jurysdykcjach. Zespół łączy doświadczenie w prawie polskim i międzynarodowym z praktycznym podejściem do ochrony własności intelektualnej, prawa technologicznego i regulacji cyfrowych. Pracujemy z polskimi przedsiębiorcami, inwestorami zagranicznymi i działami prawnymi korporacji. W sprawie Państwa sytuacji: info@kordeckipartners.com.

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. Informacje zawarte w materiale nie powinny być traktowane jako substytut profesjonalnej porady prawnej dostosowanej do konkretnych okoliczności. KORDECKI & Partners nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte lub zaniechane na podstawie treści tego materiału. W sprawie porady dotyczącej Państwa konkretnej sytuacji prosimy o kontakt: info@kordeckipartners.com.