Firma z branży e-commerce z Mazowsza odkryła problem w złym momencie. Tuż przed planowanym wejściem na rynek zagraniczny okazało się, że jej nazwa handlowa nie jest chroniona jako znak towarowy w Polsce. Konkurent złożył podobne zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zaledwie kilka tygodni wcześniej. Szansa na wyłączność – utracona bezpowrotnie.

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do używania oznaczenia przez 10 lat, z możliwością przedłużenia. Procedura obejmuje złożenie zgłoszenia, badanie formalne i merytoryczne oraz publikację w Biuletynie UPRP. Opłata podstawowa za zgłoszenie wynosi 450 PLN dla jednej klasy towarowej według klasyfikacji nicejskiej.

Poniższe studium przypadku opisuje anonimową sprawę prowadzoną przez KORDECKI & Partners. Pokazuje, jak przebiegała procedura zgłoszeniowa, jakie pułapki napotkał klient i jakie wnioski można z tego wyciągnąć. Trzy etapy – tło, strategia i przebieg postępowania – prowadzą do konkretnych lekcji dla każdego przedsiębiorcy planującego ochronę marki.

Tło sprawy – co poszło nie tak przed zgłoszeniem?

Klient prowadził działalność pod rozpoznawalną nazwą przez ponad trzy lata. Zbudował bazę klientów, uruchomił sklep internetowy i przygotowywał ekspansję na rynek czeski oraz słowacki. Dopiero na etapie due diligence przed rozmowami z inwestorem zewnętrznym okazało się, że brak formalnej ochrony znaku towarowego stanowi lukę w portfelu IP.

Badanie czystości znaku – tzw. clearance search – przeprowadzone w bazie UPRP ujawniło dwa podobne zgłoszenia w klasie 35 (usługi handlowe) oraz jedno w klasie 42 (usługi technologiczne). Jedno z nich zostało złożone 23 dni przed momentem, w którym klient zdecydował się działać. W prawie znaków towarowych obowiązuje zasada pierwszeństwa – wcześniejsze zgłoszenie blokuje późniejsze, jeśli istnieje ryzyko konfuzji odbiorców.

Sytuację komplikował dodatkowy element. Nazwa klienta zawierała wyrażenie o charakterze opisowym, co w świetle przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej mogło stanowić podstawę odmowy rejestracji. UPRP konsekwentnie odmawia ochrony oznaczeniom, które informują wyłącznie o właściwościach towaru lub usługi – bez wtórnej zdolności odróżniającej. Klient musiał wykazać, że jego oznaczenie nabyło tę zdolność przez intensywne używanie na rynku przez ostatnie 36 miesięcy.

Jak wyglądała strategia i przebieg procedury w UPRP?

Strategia opierała się na trzech filarach. Po pierwsze – jak najszybsze złożenie zgłoszenia w celu uzyskania daty pierwszeństwa. Po drugie – przygotowanie dowodów wtórnej zdolności odróżniającej na wypadek zarzutu opisowości. Po trzecie – analiza możliwości sprzeciwu wobec konkurencyjnego zgłoszenia lub negocjacji porozumienia o koegzystencji znaków.

Zgłoszenie złożono elektronicznie przez system e-UPRP w ciągu 48 godzin od pierwszego spotkania z klientem. Wybrano trzy klasy nicejskie: 35, 42 i 38 (usługi telekomunikacyjne). Opłata za zgłoszenie w trzech klasach wyniosła 1 000 PLN (450 PLN za pierwszą klasę, po 250 PLN za każdą kolejną). Data złożenia stała się datą pierwszeństwa – od tego momentu klient miał formalną przewagę nad ewentualnymi późniejszymi zgłaszającymi.

Badanie formalne UPRP zakończyło się bez uwag po 6 tygodniach. Badanie merytoryczne – trwające standardowo od 6 do 14 miesięcy – przyniosło spodziewany zarzut opisowości. Ekspert UPRP przesłał zawiadomienie o zamierzonej odmowie, wskazując na art. 129 ust. 1 pkt 2 Prawa własności przemysłowej. Strona miała 2 miesiące na odpowiedź.

W odpowiedzi przedstawiono pakiet dowodów: faktury sprzedaży z 36 miesięcy, zrzuty ekranu kampanii Google Ads z łącznym budżetem ponad 180 000 PLN, wyniki badania konsumenckiego potwierdzające rozpoznawalność oznaczenia na poziomie 62% w grupie docelowej oraz materiały prasowe. UPRP uznał argumenty. Znak uzyskał rejestrację bez konieczności wnoszenia odwołania do Wydziału Odwoławczego.

Jakie wnioski wyciągnąć z tej sprawy?

Główna lekcja jest prosta: rejestrację znaku towarowego należy traktować jako inwestycję, nie jako formalność odkładaną na później. Każdy miesiąc zwłoki to ryzyko, że konkurent zajmie przestrzeń rejestrową. Utrata możliwości rejestracji oznacza konieczność rebrandingu – a ten kosztuje wielokrotnie więcej niż procedura w UPRP.

Warto również pamiętać o środowisku regulacyjnym, w którym działa klient technologiczny. Firmy przetwarzające dane osobowe podlegają RODO (Rozporządzenie UE 2016/679) – a silna marka jest elementem wizerunku compliance. Podmioty z sektora finansowego objęte rozporządzeniem DORA (Rozporządzenie UE 2022/2554) od 17 stycznia 2025 r. muszą zarządzać ryzykiem ICT, a znak towarowy chroni ich identyfikację cyfrową. Firmy rozwijające systemy sztucznej inteligencji powinny natomiast rejestrować oznaczenia przed wejściem w życie kolejnych przepisów AI Act (Rozporządzenie UE 2024/1689) – regulacja wyprzedza rynek, a marka zarejestrowana wcześniej daje przewagę w sporach o pierwszeństwo.

Procedura w UPRP nie jest skomplikowana – ale wymaga precyzji i znajomości linii orzeczniczej urzędu. Poniższa lista pokazuje, co należy przygotować przed złożeniem zgłoszenia:

  • Badanie czystości znaku w bazach UPRP, EUIPO i WIPO przed złożeniem zgłoszenia
  • Wybór klas nicejskich adekwatnych do faktycznej i planowanej działalności
  • Dokumentacja używania oznaczenia (faktury, materiały marketingowe, raporty reklamowe)
  • Analiza ryzyka opisowości i przygotowanie argumentacji o wtórnej zdolności odróżniającej
  • Harmonogram przedłużeń ochrony – prawo ochronne wygasa po 10 latach bez odnowienia

Dla klientów planujących ekspansję zagraniczną warto rozważyć równoległe zgłoszenie znaku unijnego (EUTM) w EUIPO lub zgłoszenie międzynarodowe w trybie Protokołu Madryckiego. Procedury te można zainicjować po uzyskaniu daty pierwszeństwa w UPRP – krajowe zgłoszenie staje się podstawą dla szerszej ochrony. Sprawy dotyczące zamówień publicznych z elementem IP mają osobną ścieżkę odwoławczą – więcej o terminach i procedurach opisujemy w materiale o odwołaniach do KIO.

Firmy technologiczne powinny też pamiętać, że ochrona znaku towarowego to jeden element szerszego portfela IP. Kwestie zarządzania ryzykiem cyfrowym, w tym obowiązki wynikające z rozporządzenia DORA dla podmiotów finansowych, omawiane są szczegółowo w naszym artykule o tym, kto musi wdrożyć DORA i do kiedy. Integracja ochrony IP z polityką compliance staje się standardem – szczególnie w branżach regulowanych.

Druga lekcja dotyczy dowodów. UPRP dysponuje szeroką marżą oceny przy badaniu wtórnej zdolności odróżniającej. Badania konsumenckie, dane reklamowe i dokumentacja sprzedaży muszą być zebrane systematycznie – najlepiej zanim pojawi się zarzut opisowości. W praktyce wiele firm gromadzi te dane zbyt późno, już po otrzymaniu zawiadomienia o zamierzonej odmowie. Zostają wtedy 2 miesiące na zebranie materiału, który powinien powstawać przez lata.

Trzecia lekcja: negocjacje z właścicielem konkurencyjnego znaku są często szybsze i tańsze niż sprzeciw lub postępowanie unieważnieniowe przed UPRP. W omawianej sprawie porozumienie koegzystencji było rozważane jako opcja B – ostatecznie zbędna, ale warta przygotowania.

Konkretna sytuacja Państwa firmy w zakresie ochrony znaku towarowego wymaga analizy indywidualnej. Opóźnienie zgłoszenia może zamknąć drogę do rejestracji w wybranych klasach – a ta utrata jest nieodwracalna w przypadku kolizji z wcześniejszym zgłoszeniem.

Jeśli Państwa spółka planuje rejestrację znaku w UPRP lub stoi przed zarzutem opisowości – przeprowadzimy badanie czystości znaku, dobierzemy klasy nicejskie i przygotujemy dokumentację zdolności odróżniającej: info@kordeckipartners.com.

Często zadawane pytania

P: Ile trwa rejestracja znaku towarowego w UPRP od złożenia zgłoszenia do uzyskania prawa ochronnego?

O: Standardowa procedura trwa od 12 do 18 miesięcy, jeśli nie pojawią się zarzuty merytoryczne ani sprzeciwy osób trzecich. Badanie formalne zajmuje zazwyczaj 4–8 tygodni. Badanie merytoryczne – od 6 do 14 miesięcy. Jeśli ekspert UPRP wyda zawiadomienie o zamierzonej odmowie, strona ma 2 miesiące na odpowiedź, co wydłuża całą procedurę. Datę pierwszeństwa uzyskuje się już w dniu złożenia zgłoszenia.

P: Czy firma może samodzielnie złożyć zgłoszenie znaku towarowego bez pełnomocnika?

O: Tak – podmioty krajowe mogą działać przed UPRP bez rzecznika patentowego lub adwokata. W praktyce jednak samodzielne zgłoszenia częściej napotykają zarzuty opisowości lub błędy w wyborze klas nicejskich. Koszty korekty i odpowiedzi na zawiadomienia o zamierzonej odmowie często przewyższają honorarium pełnomocnika. Ustawa Prawo własności przemysłowej nie wymaga zastępstwa procesowego na etapie zgłoszenia – wymaga go natomiast w postępowaniu spornym przed Wydziałem Odwoławczym UPRP dla podmiotów niemających siedziby w Polsce.

P: Czy rejestracja znaku w UPRP chroni markę poza granicami Polski?

O: Nie – prawo ochronne udzielone przez UPRP obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Dla ochrony w całej Unii Europejskiej należy złożyć zgłoszenie znaku unijnego (EUTM) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – opłata podstawowa wynosi 850 EUR dla jednej klasy. Ochronę w wybranych państwach spoza UE można uzyskać przez Protokół Madrycki administrowany przez WIPO. Krajowe zgłoszenie w UPRP może stanowić podstawę obu tych procedur, jeśli zostanie złożone w terminie 6 miesięcy od daty pierwszeństwa.

O kancelarii: KORDECKI & Partners to kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie i Krakowie, doradzająca klientom biznesowym w 30 jurysdykcjach. Zespół łączy doświadczenie w prawie polskim i międzynarodowym z praktycznym podejściem do ochrony własności intelektualnej, rejestracji znaków towarowych oraz regulacji technologicznych, w tym AI Act i DORA. Pracujemy z polskimi przedsiębiorcami, inwestorami zagranicznymi i działami prawnymi korporacji. W sprawie Państwa sytuacji: info@kordeckipartners.com.

O autorze: Jakub Górski specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, technologiach i regulacjach AI.

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. Informacje zawarte w materiale nie powinny być traktowane jako substytut profesjonalnej porady prawnej dostosowanej do konkretnych okoliczności. KORDECKI & Partners nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte lub zaniechane na podstawie treści tego materiału. W sprawie porady dotyczącej Państwa konkretnej sytuacji prosimy o kontakt: info@kordeckipartners.com.